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[칼럼] 특허출원의 우선권 제도
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[칼럼] 특허출원의 우선권 제도
  • 전국매일신문
  • 승인 2021.07.26 10:54
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이재성 특허법박사/ 변리사

특허법에는 우선권 제도를 두고 있다. 조약에 기초한 우선권 제도와 국내우선권제도가 그것이다. 조약우선권 제도는 우리나라가 1980년 가입한 공업소유권의 보호를 위한 파리협약에 의하여 인정되는 우선권을 말한다.

특허권은 각국의 특허법에 기초한 것으로 속지주의 원칙이 적용된다. 어느 하나의 발명이 우리나라에서 특허되었다고 하여 미국이나 영국에서 특허된 것은 아니고, 반대로 미국에서 특허되었다고 하여 우리나라에서 특허된 것이 아니다. 이는 속지주의 원칙상 특허권의 효력은 그 특허권을 허여한 국가에만 미친다. 따라서 하나의 발명을 여러나라에서 특허권으로 보호받기 위해서는 그 보호를 희망하는 나라마다 출원하여 등록을 받아야만 한다.

하나의 발명을 복수국가에서 특허를 받으려고 할 때 일반적으로 각 나라의 특허요건을 충족시키기 위해서는 출원인은 각 나라에 거의 동시에 출원을 해야만 한다. 그렇지 않으면 해당국가에서 보호를 받을 수 없기 때문이다. 그러나 이를 동시에 출원한다는 것은 거리 ․ 언어 ․ 비용 또는 상이한 절차 등의 이유로 사실상 불가능하다.

이에 발명의 국제적 보호를 위해서 파리조약은 동맹국에서 이루어진 최초의 출원을 근거로 하여 그것과 동일한 발명을 1년 이내에 다른 동맹국가에 출원하는 경우에는 이를 최초의 동맹국에서 출원한 날에 출원한 것과 동일하게 본다는 ‘조약에 의한 우선권제도’를 규정하고 있다.

우리나라 역시 파리조약의 동맹국으로써 동일제도를 특허법상 규정하여 두고 있다. 따라서 우리나라에서의 특허출원 후 타 동맹국으로의 특허출원 시의 우선권주장은 물론, 타 동맹국에서의 최초 출원 후 우리나라에서의 특허출원 시의 우선권주장도 가능하다.

이러한 우선권이 유효하게 성립하게 위해서는 동맹국에서 정규로 된 최초의 출원이어야 하고, 우선권 주장자가 최초의 출원자 또는 그 승계인이어야 하며, 최초의 출원과 동일한 출원이어야 하고, 최초의 출원일로부터 1년 이내에 출원되어야만 한다.

이상의 우선권주장이 있게 되면 최초의 출원국(제1국)에 출원한 날과 다른 나라(제2국)에 출원한 날 사이에 제3자가 동일발명을 출원하거나 그 기간 내에 신규성을 상실하는 사유가 생기더라도 제2국 이후의 출원도 처음의 출원국(제1국)에 출원한 것으로 보므로 거절이유가 되지 아니한다.

사실 특허출원이 가장 많이 거절되는 이유는 출원 전 공지 · 공용 · 간행물게재 의 발명이라는 것이고, 그에 기초해 진보성이 없다는 것들이다. 그러한 연유로 우선권 주장은 자기 발명에 의하여 거절되는 최악의 순간을 피할 수 있게 한다.

수출을 해야 하는 우리나라는 맨 먼저 수출국에 수출제품에 대한 특허권을 획득하여야 한다. 수출한다고 하면서 제3 기업출현을 방치하는 것은 경쟁사를 두는 것으로서 어리석은 일이다. 이를 방지하기 위해서 해당 수출국에 산업재산권을 먼저 확보하는 지혜를 가져야 한다.

예전에 한국에 진출하려는 기업이 산재권관리를 소홀히 함으로 인하여 막대한 손해를 입고 철수하는 경우를 볼때, 우리 기업이 수출하는 국가에서 맨 먼저 산업재산권을 확보하는 절차를 선행하여야 한다. 선 투자후 후 산재권 관리는 큰 낭패를 보기 십상이다. 수출국에 선 산재권관리는 수출을 하야야 하는 우리나라에 있어서 필수적이다. 그리고 그러한 선행관리를 할수 있도록 제도화된 것이 조약에 의한 우선권제도이다.  

이러한 조약에 의한 우선권제도와 다른 국내우선권제도가 있다. 국내우선권은 특허출원 등에 의한 우선권주장을 말한다. 특허출원 등을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량 ․ 추가하는 발명을 한 경우에 이들 발명에 대한 보호의 길을 마련하기 위한 제도이다.

즉 이들 선출원을 구체화 또는 개량․추가하는 발명에 대하여, 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일발명으로 거절되게 되거나, 또는 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 이들 발명을 추가하는 경우에는 요지변경 등에 의하여 각하되는 등의 불합리를 제거하여 기술개발의 성과물인 발명의 빠짐없는 보호를 가능케 하기 위한 것이다.

국내우선권주장을 수반하는 출원은 선출원에 기재된 사항과 동일한 사항은 선출원일에, 신규사항은 우선권주장출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 제도이다. 즉, 국내우선권제도란 기본발명을 출원한 출원인이 그 후 기본발명에 대한 내용을 개량 ․ 보충 ․ 추가한 경우에 선출원의 발명에 포함시켜 하나의 특허를 취득할 수 있도록 함으로써 발명자 및 그 승계인의 권익을 보호하는 제도이다.

코로나 사태 등으로 사회가 뒤숭숭해도 기업의 의무, 권리로서 수출국에서의 선점조치, 개량발명을 촉진시키는 우선권제도를 잘 활용하여 기업의 경쟁력이 강화되길 바란다.

[전국매일신문 칼럼] 이재성 특허법박사/ 변리사



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